Trade dress: como proteger a identidade visual

Trade dress, ou conjunto-imagem, é a combinação de cores, formas, embalagem, rótulo e ambientação que faz o cliente reconhecer um produto ou um estabelecimento antes mesmo de ler a marca. No Brasil, não existe um registro específico para ele. A proteção vem das regras contra a concorrência desleal e fica mais forte quando a empresa combina registros de marca, desenho industrial e a documentação de direito autoral. Em caso de disputa, o STJ já decidiu que a imitação precisa ser apurada por perícia técnica.

Onde está o risco

Uma marca registrada protege o nome e o logotipo. Ela nem sempre impede que um concorrente lance um produto com a mesma cor de fundo, o mesmo formato de frasco e a mesma disposição das informações, mas com outro nome. O consumidor apressado pode comprar um pelo outro.

Como funciona o conjunto-imagem

• Elementos. Cor ou combinação de cores, formato do produto ou da embalagem, tipografia, disposição do rótulo, ilustrações, texturas e, no varejo, a decoração e o layout da loja.
• Distintividade. O conjunto precisa ser marcante o bastante para identificar a origem do produto. Elementos comuns no segmento, como a cor associada a um sabor, tendem a não ser exclusivos de ninguém.
• Função técnica. Forma que existe por razão técnica ou funcional não vira monopólio por esse caminho. A própria lei de marcas exclui do registro a forma necessária, comum ou vulgar do produto ou do acondicionamento, ou que não possa ser dissociada de efeito técnico (Lei 9.279/1996, art. 124, XXI).
• Base legal. A lei pune como concorrência desleal quem emprega meio fraudulento para desviar clientela de outrem (art. 195, III) e ressalva ao prejudicado o direito a perdas e danos por atos de concorrência desleal que criem confusão entre estabelecimentos ou entre produtos e serviços (art. 209). O juiz pode determinar liminarmente a sustação da violação (art. 209, § 1º).
• Prova técnica. Ao julgar o REsp 1.778.910, a Quarta Turma do STJ entendeu que a comparação visual de fotografias pelo julgador não basta. É necessária perícia, que pode considerar mercado, hábitos de consumo, grau de atenção do consumidor e época de lançamento do produto.

As camadas de proteção

O desenho mais seguro costuma ser em camadas: registre o que é registrável e documente o restante, para que a defesa do conjunto não dependa de um único argumento.

Como provar o trade dress

A disputa sobre conjunto-imagem é decidida, em boa parte, por documentos. Monte um dossiê com:

• Datas. Data de lançamento de cada versão da embalagem, com notas fiscais e fotos datadas.
• Evolução visual. Arquivos originais do design, versões aprovadas e manual de identidade visual.
• Investimento. Gastos com mídia, materiais de ponto de venda e campanhas que associam aquela aparência à empresa.
• Alcance. Volume de vendas, regiões atendidas e canais.
• Reconhecimento. Menções em imprensa, prêmios, pesquisas de reconhecimento e, se houver, relatos de clientes que confundiram os produtos.
• Titularidade. Contratos com o designer ou a agência que cedem à empresa os direitos sobre a criação.

Passo a passo para proteger a identidade visual

1. Mapeie o que é próprio. Liste os elementos que diferenciam o produto e separe-os do que é comum no segmento ou necessário por razão técnica.
2. Registre a marca no formato certo. Siga o passo a passo do registro no INPI e avalie, além da marca nominativa, a marca mista, a figurativa e, se a forma for distintiva, a tridimensional.
3. Deposite o desenho industrial antes do lançamento. Se a forma do frasco, da embalagem ou do produto é nova e ornamental, o depósito precisa acontecer enquanto ela ainda é novidade. A lei admite um período de graça de 180 dias após a divulgação feita pelo próprio criador (LPI, art. 96, § 3º), mas contar com ele é arriscado.
4. Formalize a cessão com o designer. Veja a quem pertence o que freelancers criam e coloque por escrito que os direitos patrimoniais sobre a criação pertencem à empresa, incluindo as adaptações futuras.
5. Monte e atualize o dossiê. Guarde provas de data, uso, investimento e reconhecimento a cada nova versão.
6. Monitore o mercado. Acompanhe lançamentos de concorrentes, marketplaces e pedidos de marca e de desenho industrial semelhantes no INPI.
7. Reaja com método. Diante de uma cópia, registre as provas, avalie a força do seu conjunto e considere uma notificação antes de levar o caso à Justiça.

Erros comuns

• Confiar só no registro do nome. A marca nominativa não cobre a aparência do produto. Combine com marca mista, figurativa ou tridimensional e com desenho industrial.
• Lançar antes de depositar o desenho industrial. Passados os 180 dias do período de graça, a divulgação compromete a novidade. Deposite antes de apresentar o produto ao público.
• Não ter contrato com a agência de design. A titularidade da arte fica em dúvida. Formalize a cessão de direitos por escrito.
• Mudar a embalagem a toda hora. A cada mudança grande, a associação com o público recomeça. Evolua com consistência e registre as versões.
• Reivindicar o que é comum. Cores e formatos usuais do segmento enfraquecem a tese. Concentre a defesa nos elementos realmente distintivos.
• Agir sem provas. Sem dossiê, a perícia tem pouco material para concluir pela confusão. Documente desde o lançamento.

Checklist

Perguntas frequentes

Trade dress pode ser registrado no INPI? Não existe um registro específico para o conjunto-imagem como um todo. O que se registra no INPI são partes dele: a marca (inclusive em forma tridimensional, quando distintiva) e o desenho industrial. O conjunto é protegido pelas regras de concorrência desleal.

Qual a diferença entre trade dress e marca? A marca é um sinal registrado, como nome ou logotipo, com exclusividade nas classes do registro. O trade dress é a aparência geral do produto ou do estabelecimento, que combina vários elementos e é protegida sem registro próprio, desde que distintiva e anterior à cópia.

Preciso de perícia para provar a cópia? Em regra, sim. No REsp 1.778.910, o STJ entendeu que a comparação de fotografias pelo juiz não basta e que a perícia técnica é necessária para apurar a imitação do conjunto-imagem. Por isso, a qualidade do dossiê faz diferença.

O concorrente copiou minha embalagem. O que fazer primeiro? Reúna as provas da cópia (fotos, notas de compra, anúncios), organize o dossiê da sua embalagem e avalie a força dos elementos copiados. Muitas vezes, uma notificação extrajudicial bem fundamentada é o primeiro passo. Se for preciso ir à Justiça, a lei permite pedir a sustação liminar da violação.

Direito autoral protege a embalagem? Protege as criações artísticas, como ilustrações e composições originais, e independe de registro. Não protege ideias nem formatos comuns. Na prática, ele soma forças com a marca e o desenho industrial, especialmente quando a empresa tem os direitos cedidos pelo autor.

Próximo passo

Para começar pela base, baixe o guia Marca registrada: do nome ao certificado do INPI. Se a empresa quiser estruturar o registro da marca nas formas adequadas e o acompanhamento no INPI, a Marca Protegida reúne essas etapas com prazo e escopo definidos. Veja também a área de Propriedade Intelectual e o artigo Notificação extrajudicial: quando usar antes de processar.

Fontes

• Lei 9.279/1996 (LPI), arts. 95, 96, § 3º, 108, 124, XXI, 195, III, e 209, caput e § 1º (cópias do texto do Planalto publicadas em gov.br).
• Lei 9.610/1998, arts. 7º, caput, 8º, VII, e 18 (cópia do texto do Planalto publicada em gov.br).
• STJ, Quarta Turma, REsp 1.778.910, Rel. Min. Isabel Gallotti, notícia oficial de 07/02/2019 ("Quarta Turma decide que é preciso perícia para verificar imitação de trade dress"), stj.jus.br.
• INPI, Manual de Desenhos Industriais, cap. 2 (período de graça de 180 dias).

Conteúdo informativo. Não substitui consulta a um advogado.